Karar Detayı

MAHKEMESİ: Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

SAYISI: 2020/16 Esas, 2021/1604 Karar

HÜKÜM: Esastan ret

İLK DERECE MAHKEMESİ: Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

(Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla)

SAYISI: 2018/123 E., 2019/994 K.

Taraflar arasındaki hükümsüzlük davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili adına tescilli markaların sektörde en bilinen 2 3 dünya markasından biri olduğunu, müvekkilinin NOS ibareli markalarının Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok yerden tescilli olduğunu, davalının ise müvekkilinin dünya üzerinde tescil ettiği, gerçek hak sahibi olarak kullanmakta olduğu NOS ve şekil markalarının aynısı ve/veya benzerlerini serî halde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdiğini müvekkil şirketin asıl hak sahibi olması, müvekkiline ait markanın Paris Sözleşmesine üye ülkelerde tanınmış marka olması ve davalının davacı şirketin bilinirliğinden yararlanmaya yönelik kötü niyetli olarak marka tescillerini yaptığını ileri sürerek davalı adına tescilli, 2010/68471, 2010/69477, 2010/79661, 2011/107086, 2011/26734, 2011/93739, 2011/93756, 2011/93785, 2011/93794, 2012/70673, 2012/70682, 2012/70690 tescil numaralı "NOS" ve "NOS" ibareli ve 2010/69479 tescil numaralı "N + şekil" markalarının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 25 nci maddesi gereği ve kötü niyetli tescil edilmiş olması sebebiyle hükümsüzlüğü ile markaların sicilinden terkinini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, Türkiye'de tescili bulunmayan davacı markasını davalının kullanma ve haksız yarar sağlama gibi bir düşüncesinin olmadığını, müvekkilinin kötü bir niyetinin varlığının söz konusu olmadığını, markaların tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazların marka başvurusunun yayınından 3 ayın geçmesi ile sona ereceğini, davacı markasının Türkiye'de tescilli olmadığı gibi rüçhan hakkının da düştüğü, davacı markasının Türkiye’de tanınmış marka statüsünde bulunmadığı, davacı ürünlerinin Türkiye’de satılmadığı, bu nedenle iltibas teşkil ettiğinden söz edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı ve davalı tarafın aynı sektörde faaliyet göstermekte olduğu dikkate alındığında, davalının davacıya ait NOS ibareli markayı taşıyan ürünlerle karşılaşmamış olmasının, markayı bilmemesinin olağan hayat akışına aykırı düşeceği, Yargıtay'ın birçok kararında yurtdışında tescil edilmiş markaların, bugünkü teknik imkanlar nazara alındığında, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan kişiler tarafından bilinmemesini hayatın olağan akışına aykırı bulduğu, (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2013/11926 E., 2014/8450 K.) davalı adına tescilli NOS ibareli markanın tek başına bir anlamı olmayan bir ibare olduğu, davalı tarafından hangi nedenle bu ibarenin marka olarak seçildiğinin de açıklanmadığı, davacıya ait markanın özel bir stilizasyona sahip olup N harfinden uzanan bir ok işaretinin markanın ayırt edici unsuru olduğu, davalıya ait marka tescillerinin, önceki tarihli davacıya ait marka ile birebir aynı stilizasyona sahip olması, davacıya ait bu işaretin son derece ayırt edici ve yaygın olmayan bir işaret olması ve davalı şirketin milyonlarca marka seçeneği varken özel bir yazı karakteri ve şekil unsuru ile oluşturulmuş fantezi bir markayı seçmiş olması nedeniyle iyi niyetli olduğunun düşünülemeyeceği, davalının fantezi bir ibare olan NOS ve NOS+ŞEKİL ibarelerini tescil ettirmesinin, faaliyet alanı nedeniyle varlığından haberdar olduğu davacı markasından faydalanma kastını gösterdiği, davacının bu işaret üzerinde öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu, bu nedenle davalının dava konusu olan kötü niyetli marka tescillerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; İlk Derece Mahkemesinin gerekli ve yeterli incelemeyi yapmadan karar verdiğini, bu nedenle kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, mahkemenin gerekçeli kararında dosyanın sadece NOS ibaresinin benzerlik göstermesi" çerçevesinde ele aldığını, tüm dava süreci boyunca yapılan itirazların dikkate alınmadığını, gerekçeli kararda, "Öte yandan davalı adına tescilli NOS ibareli marka tek başına bir anlamı olmayan ibare olup, davalı tarafınadn hangi nedenle bu ibarenin marka olarak seçildiğinin de açıklanmadığı" denildiğini, halbuki bu konuda dava sürecinde yeterli açıklama yapıldığını ve gerekli belgeleri de dosyaya sunulduğunu, NOS ibaresinin sulanmış bir marka olduğunu, müvekkil firmanın tanınmış NOS markasını sulandırma eğiliminde olmadığını, hali hazırda sulanmış ve dünya çapında birçok firmaca da kullanılan "Nitrous Oxygen System" olarak yani araçlarda kullanılan güç arttırma amaçlı kullanılan yakıt katkı sistemi olarak bilinen, halk arasında ise basitçe "güç veren şey" anlamına gelen bir ibareyi kullandığını, NOS ibaresinin jenerik ad olduğu ve ayırt edicilikten yoksun bulunduğunu, İlk Derece Mahkemesince gerekçeli kararda, davalı firmanın davacıya ait NOS ibareli markayı taşıyan ürünlerle karşılaşmamış olması, markayı bilmemesinin olağan hayat akışına aykırı düşeceğini belirtmiş ise de, davacı tarafa ait NOS ibareli ürünün Türkiye'de satışının yapılmadığını ve Türkiye'de tescil başvurusu yapılmış bir marka olmadığını, ayrıca davalı müvekkilin markalarının tescil tarihinden itibaren 5 yıldan fazla bir süre geçmiş olup, açılan davada 5 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğunu, markaların tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazların marka başvurusunun yayınından 3 ayın geçmesi ile sona ereceğini, davacı markasının Türkiye'de tescilli olmadığı gibi rüçhan hakkının da düştüğü, davacı markasının Türkiye’de tanınmış marka statüsünde bulunmadığını, davacı ürünlerinin Türkiye’de satılmadığını, bu nedenle iltibas teşkil ettiğinden söz edilemeyeceğini belirterek İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesi kararında usul ve Kanuna aykırılık görülmediği gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması istenmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, davalının marka tescillerinin kötü niyetli tescil olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk

3. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

4. 6769 sayılı Kanun'un 25 nci maddesi.

5. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeple;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

12.06.2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ

Dava, kötüniyet hukuki sebebine dayalı markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, ilk derece mahkemesi (İDM)’nce, davacın davalı ile aynı sektörde faaliyette bulunduğu ve dolayısıyla davalıya ait olduğunu bilmesi gerektiği ve tek başına bir anlamı olmayan fantezi ibareden oluşturulmuş “NOS” ve “NOS + ŞEKİL” markalarının aynısını ve benzerlerini tescil ettirmesinin kötüniyetli tescil olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiş, bölge adliye mahkemesi (BAM) hukuk dairesi (HD)’nce ise istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde (m) 6/9 hükmü ile kötüniyet marka tescilinde nispi ret nedeni olarak düzenlenmiş, m. 25/1 hükmü ile de markanın hükümsüzlüğü sebebi olarak düzenlenmiştir. Ancak, hem SMK’nın mehazı Avrupa Birliği (AB) mevzuatında hem de SMK’da marka tescilinde kötüniyet tanımlanmamıştır. Dolayısıyla bu kavramın içi doktrin ve uygulamada doldurulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hemen belirtmeliyim ki, AB ve İngiltere doktrin ve uygulamasında, asıl olanın ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanılmak üzere marka tescilinin iyiniyetle yapılması gerektiği şeklinde İngiltere Marka Kanunun m. 23/3 üncü maddesinde formüle edilen ilkeden hareketle, tanınmış olsun ya da olmasın başkasına ait bir markanın aynısını ya da benzerini bilerek marka olarak tescil ettirmek tek başına kötüniyet oluşturmayacağı belirtilmektedir. O nedenle anılan temel ilkeden hareketle marka tescilinde kötüniyetin başvuru anına göre belirlenmesi gerektiği ileri sürülüp, bu bağlamda bazı kriterler ortaya konulmuştur. Söz konusu kriterlerden ilki, kullanma niyeti olmadığı halde rakiplerin kullanımını engellemek veya markayı satmak için marka tescili yaptırmaktır. İkincisi, çok sınırlı sayıda mal veya hizmetlerde kullanacağı halde, rakiplerin kullanımını engellemek için markanın tescil ettirildiği mal ve/veya hizmetlerin kapsamını geniş tutmak. Üçüncüsü, markanın başkası tarafından kullanılacağının veya tescil ettirileceğinin öğrenilmesinden sonra o kişinin kullanacağı veya tescil ettireceği mal ve/veya hizmetlerinde kapsar şekilde markayı kendi adına tescil ettirmek. Dördüncüsü, izni ve onayı olmadan tanınmış bir kişinin imajını veya adını marka olarak tescil ettirmek. Beşincisi ise, zaten başkası tarafından kullanılan tescilli markayla karışıklık yaratacak şekilde bu markanın kullanımını engellemek için marka tescil başvurusunda bulunmaktır. Ancak, ortaya konulan bu kriterlerden birinin veya bir kaçının somut olayda bulunması bile marka tescilinde kötüniyetin varlığı için tek başına yeterli kabul edilmemektedir. Marka tescili için yapılan başvurunun da, markanın mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için değil bilahare markayı satmak veya rakiplerin kullanımına engel olarak rekabeti ihlal etmek amacıyla yapılması şarttır (BENTLY Lionel/SHERMAN, Bread, İntellectual Property Law, Oxford Üniversity Pres, Newyork, 2002, s. 806 810; BAİNBRIDGE, David I, Intellectual Property, Sixth Edition, Longman, Britain, 2007, s. 624 628).

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD)’da, bir markanın başkası tarafından kullandığını bilen veya bilecek durumda olan kişinin o markayı mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için tescil ettirmesinin tek başına kötüniyet oluşturmayacağını, marka tescilinde kötüniyetten söz edbilmek için, bir markanın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilebilecek durumda olan kişinin o markayı kullanma niyeti olmaksızın, bizzat sahibinin o markayı kullanmasını veya tescilli olduğu mal veya hizmetlerin pazara girmesini engellemek amacıyla tescil ettirmek istemesinin kötüniyetli başvuru olacağını belirtmektedir. Yine başvuru sırasında kötüniyetin, somut olaydaki objektif koşullar çerçevesinde belirlenmesi gereken subjektif bir etki olduğu saptamasında da bulunulmuştur. Ayrıca, tescili talep edilen bir markanın bir ürünün şekil ve görüntüsünün tamamını kapsaması rakiplerin ürünün şekil ve görüntüsünü seçmedeki özgürlüklerini teknik ya da ticari etmenler nedeniyle kısıtlayacağı belirtilmiştir. Böylece, aynı ve/veya benzer mal ve/veya hizmetlerin pazarlanmasının önüne geçileceğinden başvuru sahibinin kütüniyetli hareket ettiğinden bahsedilebileceği saptamasında bulunulmuştur (ATAD, T. 11.06.2009, S. 529/07, Çeviren, BAŞAK Güneş, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl, 5, Sayı, 20, Legal, s. 882 vd.).

Türk uygulamasında ise Yargıtay, mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükte olduğu dönemde, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanma niyeti olmaksızın, sadece yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin marka hukuku kapsamında genel olarak kötüniyet olup olmadığının her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 17.07.2008, S. 11 501/507). Bilindiği üzere mülga 556 sayılı KHK’da kötüniyet marka tescili için yapılan başvuruya itiraz sebebi olarak kabul edilmiş olmasına rağmen (556 sayılı KHK m. 35/1), marka tescilinde ret nedeni olarak düzenlenmediği gibi, hükümsüzlük sebebi olarak da düzenlenmemişti. Yargıtay Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 2 nci maddesinden hareketle kötüniyeti marka tescilinde ret nedeni ve dolayısıyla hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiştir.

Burada belirtmeliyim ki, tescil ile sağlanan korumadan yararlanabilmek için markanın ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanılması amacıyla tescil edilmesi ve kullanılması zorunludur. Tescil ile sağlanan marka korumasının amacı buna yöneliktir. O nedenle kullanma amacı olmaksızın tescil edilen markaların tescil ile sağlanan korumadan yararlanması söz konusu olamaz. Bu bağlamda kullanma amacı olmaksızın başkasının markasından haksız yararlanmaktan kasıt, mal ve/veya hizmetlerde kullanmadan tescil ettirilmiş olan başkasına ait markayı satmak veya markanın sahibine karşı kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlamak vs olarak anlamak gerekir.

Bu açıklamadan sonra somut olaya gelince, Davalı, Paris sözleşmesi kapsamında tanınmış olduğu ispatlanamayan ve Türkiye’de tescilli olmayan ve de fiili kullanımı da bulunmayan davacının yurt dışında tescilli “NOS” ve “NOS+ ŞEKİL” ibareli markalarının aynısını ve benzerlerini aynı ve/veya benzer mallarda Türkiye’de kendi adına tescil ettirmiş ve tescil kapsamında tescille sağlanan korumanın amacına uygun olarak ticarette kullanmakta olup tescilden itibaren yatırımda yapmış bulunmaktadır. Davalının marka ticareti yapmak, markayı şantaj için kullanmak ve rekabeti engellemek vs gibi bir amacının olduğu da iddia ve ispat edilmemiştir. Diğer bir ifade ile davalının kendi adına tescil ettirdiği davacıya ait dava konusu markaları ticarette kullanma dışında başka amacının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Tekrar etmek gerekirse, tanınmış olsun veya olmasın başkasına ait bir markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından aynı ve/veya benzer mal veya hizmetlerde marka olarak tescil ettirilmesi tek başına marka hukuku kapsamında kötüniyet oluşturmamaktadır. Kötüniyetten söz edebilmek için yukarıda belirtilen kriterlerden en az birinin bulunması yanında, marka tescili için yapılan başvurunun da markanın mal ve/veya hizmetlerde kullanmak için değil, bilahare markayı satmak veya rakiplerin kullanımına engel olmak suretiyle rekabeti ihlal etmek amacıyla tescil başvurusunun yapılmasını gerekli kılmaktadır. Somut olayda ise, davalının markayı ticaret alanında mal ve/veya hizmetlerde kullanma dışında amacının olduğu iddia ve ispat edilmediğinden kötüniyettin kabulü doğru olmamıştır.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulü ile markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesinin doğru olmadığını düşünmekteyim.

Bu durum karşısında BAM kararının kaldırılması ile İDM kararının BOZULMASI gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun ONAMA yönündeki görüşüne katılmamaktayım.