İstanbul BAM 44. HD 2021/1627 E. 2024/1161 K.

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

44. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F M A H K E M E S İ K A R A R I

DOSYA NO: 2021/1627 Esas

KARAR NO: 2024/1161

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 29/06/2021

NUMARASI: 2020/153 E. - 2021/132 K.

DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 13/06/2024

Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü: Tarafların İddia ve Savunmaları: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... ürünlerinin haklı bir marka değerine ulaşmış olduğunu, davalının ... numaralı ... GRUP markasının kullanılmayan sınıflarda iptalinin gerektiğini, davacı şirketin "..." ibaresi ile marka başvurusu yaptığında davalının tescil başvurusuna itirazda bulunduğunu, kullanımın ispat yükünün davalıya ait olduğunu, davalının ... numaralı ... markasını tescilli olduğu tüm sınıflar/mal ve hizmetler bakımından kullanmadığını ... numaralı ... markasının 19. Sınıfta, kayıtlı olduğu, mal ve hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi ile; Müvekkili şirket adına tescil ettirdiği markanın her bir ürününü kullandığını, şirketin ... ismi ve ekleriyle uzun yıllardan bu yana ticari faaliyetlerini devam ettirdiğini, ... isminin yıllardır müvekkillerine ait olduğunu ve kullanıldığını, markanın tanınmışlığının müvekkili şirket tarafından sağlandığını ve tanınmış marka siciline tescil edildiğini , yurt dışında da tescil edildiğini, tanınmış markanın aynısının yahut benzerinin herhangi bir başka sınıfta tescil edilmesi söz konusu olamayacağını , ... ismi ve logosunun müvekkili şirkete ait olduğunu ve ... numaralı ... Markasının tescilli olduğu sınıfta kullanıldığını beyanla davanın reddini istemiştir. İlk Derece Mahkemesi Kararı: Mahkemece; "Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile davalı adına tescilli ... numaralı ... markasının 19. Sınıf kapsamındaki "tuğlalar, kiremitler, asmolenler, biriketler,mahya kiremitleri, cam tuğlalar" hariç olmak üzere diğer emtialar yönünden kısmen iptaline, " karar verilmiştir. İleri Sürülen İstinaf Sebepleri: Davacı vekili tarafından süresinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf dilekçesinde özetle; mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine dair karar verilmişse de işbu kararın hukuka aykırı olduğunu, bilirkişi raporlarında söz konusu internet sitesinin dava dışı "... San. ve Tic. A.Ş." adına kayıtlı olduğunun görüldüğünü, hem mahkemece hem de bilirkişilerce söz konusu internet alan adının davalı şirkete ait olduğu varsayılarak değerlendirme yapıldığını ancak bu değerlendirmenin hatalı olduğunu, davalının dava konusu markasını lisans sözleşmesi ile kullandırttığı hususunun da hukuken hatalı olarak değerlendirildiğini, davalının dava konusu marka ile alakalı sadece dava açmadan 6 ay önce lisans sözleşmesi yaptığını, söz konusu markanın yaklaşık 15 sene kullanılmadığını, kağıt üzerinde lisans sözleşmesi yapılmış olmasının SMK kapsamında bir kullanımının olduğu sonucunun çıkarılmasına yetmeyeceğini, muvazaalı ve kötü niyetli bir lisans sözleşmesi yapıldığını, bilirkişi raporunda markayı davalının kullandığına dair delil olarak değerlendirilen hususların hiçbirinin dava konusu markanın "ciddi kullanımı" olarak değerlendirilemeyeceğini, büyük bir şirket olan davalının 4 yılda 4 adet fatura kesmiş olması ile ciddi kullanımın ispatlandığı hususunun doğru olmadığını, katalogda markasal kullanım olarak değerlendirilebilecek bir kullanım olmadığını, bilirkişi raporundaki 4 adet faturanın tarih içerip içermediği, faturalarda markasal kullanımın olup olmadığı ve faturaların hukuki olarak fatura niteliği taşıyıp taşımadığı hususları hiç irdelenmeden rapor tanzim edildiğini, hukuki olarak ciddi kullanımın olması için gerekli olan hususlar olmamasına rağmen , sadece 4 adet faturanın kullanımı ispat edememişken bu 4 adet kiremit faturasının kullanım ispatı sayılmasının hukuka aykırılık teşkil ettiğini, sadece göstermelik kullanımların da SMK bağlamında ciddi kullanım addedilemeyeceğini, bilirkişi raporundaki davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanan marka kullanım sözleşmelerinin tamamının 01/01/2020 tarihinde akdedildiğini, bu sözleşmelerin tek taraflı her zaman yapılabilen sözleşmeler olduğunu, 15 yıl boyunca kullanılmayan ve kullanıldığına dair de herhangi bir delil sunmayan davalı tarafın salt lisans sözleşmesi ile markayı kullandığının kabulünün mümkün olmadığını, davalının söz konusu markasının iptali ve sicilden tamamen terkini gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verlimesinin isabetsiz olduğunu belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili tarafından süresinde istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf dilekçesinde özetle; dosyaya ilişkin önceki tüm beyanlarını tekrar ettiklerini, bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmediklerini, davanın reddi gerektiğin, mahkemece gerekli görülmesi halinde davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanan marka kullanım sözleşmeleri kapsamında gerekli belgelerin temin edilebileceğini, markanın aktif olarak kallanıldığını belirterek kısmen kabul kararının kaldırılmasına davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İstinafa Cevap: Davacı vekili istinafa cevap dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesindeki beyanlarını tekrarlamıştır.Gerekçe ve Sonuç: HMK'nın 355. Maddesi gereği, kamu düzenine aykırılık teşkil eden hususlar hariç tutularak, istinaf neden ve gerekçeleri ile sınırlı olmak üzere yapılan incelemede; Dava, ... numaralı "..." markasının kullanmama nedeniyle iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, davalının gerçekte kullanmadığı ... numaralı "..."markası nedeni ile davacının marka tescili elde edemediğini beyanla davalı markasının 01,17,20,21,40 . Sınıfta, kayıtlı olduğu, mal ve hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkili şirkete ait "..." markasının, tescilli olduğu sınıflarda kullanıldığını beyanla davanın reddini talep etmiştir. Marka sahibinin tescilli markasını fiilen kullanma yükümlülüğü söz konusudur. 6769 sayılı SMK 'da markanın kullanılmaması iptal nedeni olarak düzenlenmiştir. SMK 26/1-a göndermesi ile aynı yasanın 9/1 maddesinde " Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir." hükmü getirilmiştir. Bu yasal düzenleme gereğince markanın ciddi şekilde kullanıldığının, kullanma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin kabulü için tescilli olduğu tüm sınıf ve alt sınıflarda kullanılmış olması gereklidir. Zira markanın benzer olsa bile kullanılmadığı mal ve hizmetler yönünden kullanım şartı gerçekleşmiş olmaz. Sadece fiilen kullanıldığı alanla sınırlı olarak kullanım yükümlülüğünün yerine geldiği kabul edilir. Ayrıca yasal düzenlemede getirilen "ciddi kullanımın" her olayın özelliğine göre değerlendirilmesi ve özellikle tescilli olduğu alanda pazar payı yaratma, arttırma, koruma ve sürdürmek için yeterli şekilde ticari faaliyet yürütüp yürütmediği dikkate alınmalıdır. Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca yargılama konusu markayı tescilli olduğu tüm emtialarda kullandığının ispat yükü markayı kullandığını ileri süren marka sahibine aittir. 5 yıllık kullanım süresi dava tarihinden geriye doğru 5 yılı kapsar. SMK 26/4 maddesine göre, Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz Bu açıklamalardan sonra somut olaya gelindiğinde; ... numaralı "..." markasının 01,17,19,20,21, 40. Sınıflarda davalı şirket adına tescilli olduğu , davalı holding bünyesinde yer alan dava dışı ... Banyo Gereçleri şirketi adına ... numaralı "... banyo" ibareli tanınmış marka tescili bulunduğu, bunun dışında davalı adına çok sayıda ... tescil nolu ... , ... tescil nolu ... , ... tescil nolu ... PLASTİK ŞEKİL, ... tescil nolu ... KİREMİT ŞEKİL , ... tescil nolu ... BANYO ŞEKİL , ... tescil nolu ... ŞEKİL , ... nolu ... ŞEKİL , ... tescil nolu ... ŞEKİL, ... nolu ... MERMER ŞEKİL ...tescil nolu ... BORU ŞEKİL , ... tescil nolu ... GRANİT ... tescil nolu ... FAYANS ŞEKİL ... tescil nolu ... TİLE ŞEKİL , ... tescil nolu ... , ... tescil nolu ... MUTFAK ,... tescil nolu ... KARO ibareli marka tescillerinin bulunduğu görülmektedir. görülmektedir. 23/02/2021 tarihli bilirkişi heyet raporunda, uyuşmazlık konusu markanın 01,17,19,20,21,40. sınıflarda davalı ... Holding A.Ş. adına tescilli olduğu, davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanana Ocak 2020 tarihli marka kullanım sözleşmeleri / Lisans sözleşmesi ile markaların kullandırtıldığı, “www...com” internet sitesinin 2004 yılından bu yana yoğun ve aralıksız bir şekilde kullanıldığı, bu sitenin dava dışı ... Banyo Gereçleri şirketi adına kayıtlı olduğu, 2015-2020 dönemine ait dört adet fatura, katalog ve 2017 yılına ait ödül belgesi bulunduğu, bu kullanımların kiremit emtiasına ilişkin olduğu uyuşmazlık konusu markanın tescilli olduğu , 19. sınıf kapsamında yer alan "tuğlalar, kiremitler, asmolenler, biriketler, mahya kiremitleri, cam tuğlalar", emtiaları dışındaki sınıf ve emtialarda davalı tarafça kullanıldığına dair somut delile rastlanmadığı, belirtilmiştir. Davacının, ticari ünvanı'nın ... Piknik İthalat İhracat A.Ş olduğu ve "..." ibareli olup 04,08,10, 16, 21, 24, 28. sınıflarda tescilli markaların bulunduğu gözetildiğinde davacı şirketin SMK 26/2 madde kapsamında iptal davası açmakta menfaati olan kişiler kapsamında sayılması gerektiği buna göre, davacının kendi faaliyet alanı dışında kalan mal ve hizmetler bakımından da iptal talebinde bulunmakta hukuki yararının ve aktif dava ehliyetinin bulunduğu, davalının markanın dava tarihinden geriye 5 yıllık sürede Türkiye'de markanın işlevine uygun şekilde tescilli olduğu tüm emtialarda kullanıldığını ispat yükümlülüğü bulunduğu, bilirkişi raporunda markanın lisans sözleşmeleri ile kullandırıldığı tespitine yer verilmiş ise de, lisans sözleşmelerine konu ... ibareli markalar arasında uyuşmazlık konusu .... nolu "... " markasının bulunmadığı, grup şirketi ... Banyo Gereçleri şirketinin ...com alan adlı web sitesinde alan adının 11.05.2004 tarihinde tescil edildiği, 2004 yılından itibaren aralıksız kullanıldığı, site içeriğinde ... holding ibaresi bulunduğu ayrıca markanın esas unsuru olan ... ibaresinin sayfa içeriğinde markasal olarak kullanıldığı, kiremit emtiasının tanıtım ve satışına yönelik olduğu, 2020 yılı Ocak ayında imzalanan sözleşmeler ile sahip oldukları markaları ciro üzerinden lisans ödenmesi konusunda anlaştıkları, davalı holding ile davalı şirketinin ortaklık yapısının aynı olduğu , yazılı lisans bulunmasa dahi davalı şirketin izni ile grup şirketince kullanıldığının anlaşıldığı, ... Banyo Gereçleri ile 01.01.2020 tarihinde yazılı lisans sözleşmesi yapıldığı, görülmekle birlikte bilirkişi raporunda davalı tarafça kullanım delili olarak sunulan 2015 ve 2016 tarihlerine ait iki fatura yine 2015 tarihinden 2020 tarihine kadar bir fatura sunulduğu , bir adet katalog ve ödül yazısına atıfta bulunulduğu, ancak bunların içeriği hakkında ve markasal kullanım yönünde raporda fikir verecek şekilde yeterli bilgi yer almadığı, fatura ve katalogun gerçek ticari faaliyet kapsamında satışa sunma olup olmadığının araştırılmadığı, ayrıca raporda sunulan davalı ticari defterlerinin türü ve tasdik bilgilerine yer verilmiş olmakla birlikte, bu kayıtlara göre markanın kullanımına ilişkin bir inceleme ve değerlendirme yer almadığı, şirketin gelir durumunun gösterilmediği bu nedenlerle bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığı, SMK9/2 maddesine göre , markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması, markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edileceği göz önüne alınarak, yazılı bir lisans sözleşmesi olmasa bile kullanım izni verilmiş grup şirketleri de kapsayacak şekilde kullanıma yönelik bir inceleme yapılması gerektiği, bu nedenlerle kararın yetersiz bilirkişi raporuna ve eksik incelemeye dayalı olduğu anlaşıldığından taraf vekillerinin istinaf başvurularının kabulü gerektiği anlaşılmıştır. Taraf vekillerinin İstinaf başvurusunun HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince kabulü ile kararın kaldırılmasına dosyanın belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirme yapılması için mahkemesine iadesine karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1- Taraf vekillerinin vekilinin istinaf isteminin KABULÜ ile;2- İstanbul Anadolu 2. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 29/06/2021 tarih, 2020/153 E. 2021/132 K. Sayılı Kararının 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,3- Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 4- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı ve davalı tarafından peşin olarak yatırılan istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde yatırana iadesine,5- Dosya üzerinde inceleme yapılması sebebiyle vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,6- İstinaf yasa yoluna başvuranlar tarafından istinaf aşamasında yapılan giderlerin ilk derece mahkemesince verilecek nihai kararda dikkate alınmasına, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6. ve 362/1-g. maddeleri gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 13/06/202